En cause, une demande d’enregistrement en 2008 de la marque MacCoffee par la société singapourienne Future Enterprises qui avait été en 2010 par l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, ex-OHMI).

Mais sur recours en nullité de la société américaine McDonald’s, invoquant être titulaire de 12 marquesOutre McDonald’s, il s’agit de McFish, McToast, McMuffin, McRib, McFlurry, Chicken McNuggets, McChicken Egg McMuffin, McFeast, Big Mac et PitaMac pour des services de restauration rapide et comportant les éléments « Mc » et « Mac » en tant que préfixes, l’EUIPO a fait droit à la demande d’annulation compte tenu de la « réputation de la marque McDonald’s pour les services de restauration et du lien que le public pouvait établir avec les marques litigieuses » de Future Enterprises qui pouvait ainsi « tirer indûment profit de la renommée de la marque McDonald’s ».

Pour rejeter le recours de la société singapourienne et confirmer la décision de l’EUIPO, le tribunalTUE, 5 juill. 2016, n° 70/16, société Future Enterprises c/ EUIPO relève liminairement que la marque MacCoffee et les marques protégées de McDonald’s présentent un « certain degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel, cette similitude découlant de leur partie initiale respective, à savoir les éléments ‘mac’ et ‘mc’ » pour valider la décision contestée dans la mesure où « la combinaison de l’élément ‘mac’ avec le nom d’une boisson dans la marque MacCoffee » pourrait conduire le « public pertinent » à associer cette dernière à la famille de marques « Mc » de McDonald’s et à établir mentalement un lien entre les deux marques.

L’élément « mac » est perçu, justifie le tribunal, comme identique ou équivalent à l’élément initial « mc » des marques McDonald’s et, de surcroît, la structure de la marque MacCoffee est très « semblable à celle des marques de la famille Mc, qui combinent le préfixe « Mc » avec le nom d’un produit alimentaire.